Markenrechtlicher Schutz von Werbeslogans

Wer kennt nicht „Geiz ist geil!“ (MediaMarkt), „Ich liebe es“ (McDonald´s) oder „Vorsprung durch Technik“ (Audi)? Was diese Slogans gemeinsam haben, ist, dass sie als Marke geschützt sind.

Ein markanter Slogan ist mittlerweile für viele Unternehmen ebenso wichtig wie die Marke selbst, transportiert er doch Marketingbotschaften und erfüllt eine imagebildende Funktion bei der Marktpositionierung. Um Wettbewerbern die Nutzung eines originellen Slogans verbieten zu können, muss ein Werbeslogan allerdings entweder urheberrechtlich geschützt sein oder Markenschutz genießen. Doch der Schutz als eingetragene Marke war in der Vergangenheit in Deutschland und Europa nicht immer einfach. Mittlerweile haben die zuständigen Markenämter und Gerichte aber erkannt, dass auch einem Slogan unter bestimmten Voraussetzungen entsprechender Schutz zugebilligt werden kann. Richtungsweisend war hier vor allem die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Slogan „Vorsprung durch Technik“ des Automobilherstellers Audi (Urteil vom 21.01.2010, Az. C-398/08 P). Mit einer neueren Entscheidung liefert der EuGH weitere Hinweise zur Beurteilung der Schutzfähigkeit von Slogans (EuGH Urteil vom 12.09.2019, Az. C-541/18 – #darferdas?).

Nach § 3 Absatz 1 des Markengesetzes (MarkenG) können alle Zeichen, insbesondere Wörter, als Marke geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen andere Unternehmen zu unterscheiden. Der Markenschutz entsteht durch die Eintragung in das Markenregister.

Damit ein Slogan, der eine Wortfolge darstellt, vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) als Marke anerkannt wird, muss er ebenfalls die Bedingungen für den Schutz einer Marke erfüllen.

Die Markenämter überprüfen eine Markenanmeldung auf absolute Schutzhindernisse. Dazu zählen beispielsweise:

  • fehlende Unterscheidungskraft
  • für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben (z.B. „Pizzabote“ für einen Pizzalieferservice)
  • ein in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen (z.B. Wappen)
  • Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung.

Vom Schutz ausgeschlossen sind somit neben Zeichen, die nicht klar und eindeutig bestimmbar sind, vor allem Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder die die betreffenden Waren und Dienstleistungen lediglich beschreiben. Auch der Werbeslogan muss also für einen Markenschutz ausreichende Unterscheidungskraft aufweisen. Die Rechtsprechung definiert die „Unterscheidungskraft“ wie folgt:

„Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.“

Die Eintragung eines Slogans als Marke setzt somit voraus, dass der Verkehr in dem Werbeslogan einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit dem Slogan beworbenen Waren oder Dienstleistungen erkennt.

Während Werbeslogans noch vor Jahren nur als Marke eingetragen wurden, wenn sie besonders originell waren, insbesondere einen „erheblichen phantasievollen Überschuss“ hatten, hat sich diese Eintragungspraxis zu Gunsten von Slogans geändert. So stellte der Bundesgerichtshof klar, dass an Slogans keine strengeren Anforderungen als an sonstige Marken gestellt werden dürfen. Auch Werbeslogans müssen lediglich geeignet sein, die übliche Funktion einer Marke zu erfüllen, nämlich die Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung zu kennzeichnen, d.h. sie müssen daher „nur“ unterscheidungskräftig, nicht auch noch „phantasievoll“ sein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 29.10.2012, Az. 30 W (pat) 40/11):

„An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen, etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse.“

Nun üben Werbeslogans aber oft nicht nur eine Herkunfts-, sondern gerade auch eine Werbefunktion aus, was im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft mit zu berücksichtigen ist. Nicht unterscheidungskräftig sind nach Ansicht der Gerichte spruchartige Wortfolgen, die „lediglich in sprach- oder werbeüblicher Weise eine beschreibende Aussage über die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen enthalten“, was für jede einzelne angemeldete Ware und Dienstleistung geprüft werden muss, oder sich in Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art erschöpfen. – Das Vorhandensein einer Werbefunktion schließt allerdings nicht zwingend das gleichzeitige Vorliegen einer Herkunftsfunktion aus. Nur wenn der Verbraucher den Slogan als ausschließlich werbemäßige Anpreisung ansieht, der nicht über einen reinen Sachbezug und reine Werbezwecke hinausgeht, fehlt die Unterscheidungskraft (vgl. EuGH Urteil vom 21.01.2010, Az. C-398/08 P – „Vorsprung durch Technik“).

Wichtig ist es also, dass der Verbraucher bei dem Slogan einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen erkennt. Dabei ist es unerheblich, ob der Slogan von den Verbrauchern nur als Werbespruch wahrgenommen wird.

Als Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans sieht die Rechtsprechung folgende Kriterien an:

  • Kürze des Slogans sowie eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge, die vorliegt, wenn der Slogan vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand verlangt.
  • Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit, beispielsweise ein Wortspiel. Zudem kann es helfen, wenn der Slogan als phantasievoll und überraschend aufgefasst werden kann und somit merkfähig ist. Wie ausgeführt, stellen solche Merkmale zwar keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans dar, ihr Vorliegen ist aber dennoch geeignet, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen.
  • Bekanntheit des Slogans, da dann die angesprochenen Verkehrskreise bereits daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit einem bestimmten Unternehmen zu verbinden, was ihnen erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.
  • Verwendungsform, d.h. wie und wo der Slogan auf einer Ware positioniert wird. In einer aktuellen Entscheidung vom 12.09.2019 hatte sich der EuGH mit der Frage auseinanderzusetzen, ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortmarke „#darferdas?“ für Bekleidungsstücke nur die wahrscheinlichste Verwendungsform des Slogans – der Abdruck des Slogans auf der Vorder- und/oder Rückseite eines T-Shirts (rein werbemäßig) – abzustellen ist oder auch andere markenmäßige Benutzungsmöglichkeiten mit herangezogen werden müssen, z.B. die Verwendung auf dem Etikett des Kleidungsstücks. Der EuGH beantwortete diese Frage dahingehend, dass die Unterscheidungskraft unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen sei. Mangels anderer Anhaltspunkte handele es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.

Ob ein Slogan markenrechtlich geschützt werden kann, hängt von einer genauen Einzelfallprüfung ab. In jedem Fall gelten bei „Wortfolgen“ dieselben Grundsätze wie bei den üblichen Wortmarken. Insbesondere kommt es auf die ausreichende Unterscheidungskraft an. Größter Fallstrick erscheint in diesem Zusammenhang das Vorliegen des Hinweises auf die betriebliche Herkunft, der (deutlich) erkennbar sein muss. Dieses Kriterium ist am ehesten erfüllt, wenn der Slogan bereits so gut eingeführt und bekannt ist, so dass er bei den maßgeblichen Verkehrskreisen sofort mit einem bestimmten Unternehmen und dessen Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird.

Schlichtung – eine Möglichkeit zur Lösung komplizierter IT-rechtlicher Streitigkeiten?

Gerade bei komplexen IT-Projekten ist es nahezu der Normalfall, dass es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber kommt. Klassische Themen sind unter anderem die Fragen, was genau der geschuldete Leistungsumfang ist, ob die Leistungen ordnungsgemäß erbracht oder mangelbehaftet sind, ob es sich bei bestimmten Leistungen um kostenfreie Mängelbeseitigung oder kostenpflichtige Change Requests handelt, ob Verzug vorliegt und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist, oder ob die Leistungen nach Dienstvertragsrecht oder Werkvertragsrecht zu beurteilen sind.

Häufig wird mit rechtlichen Schritten gedroht, wobei ein Gerichtsverfahren aus verschiedenen Gründen kontraproduktiv sein kann: Verfahrensdauer und auch Ausgang des Gerichtsverfahrens lassen sich nur schwer prognostizieren. Für beide Parteien bedeutet dies unter anderem eine langwierige Verzögerung bei der Klärung wichtiger Fragen sowie die Bindung wichtiger Ressourcen bei der Aufarbeitung des Sachverhalts, der Erstellung der Schriftsätze sowie letztlich bei der Mitwirkung im Gerichtstermin. 

Gerichtsverfahren sind insbesondere auch dann ungeeignet, wenn die Parteien zwar im Streit liegen, jedoch trotzdem gezwungen sind, miteinander noch für eine Zeit weiterzuarbeiten. Hier muss weniger die Vergangenheit aufgearbeitet und ein Urteil gefällt, als vielmehr ein modus vivendi gefunden werden. Als Alternativen zum regulären Gerichtsverfahren bieten sich als Streitbeilegungsverfahren traditionell die Mediation und das Schiedsverfahren an. Allerdings wirken im Schiedsverfahren im Regelfall die gleichen Mechanismen wie im traditionellen Gerichtsverfahren – nur mit dem Unterschied, dass das Verfahren nicht in der Öffentlichkeit geführt wird. Bei der Mediation werden die Parteien dabei unterstützt, aus eigenen Kräften eine Lösung zu finden, wobei der Mediator insoweit nur eine steuernde Rolle einnimmt aber Lösungen ausformuliert oder Entscheidungen trifft. Beide Verfahren passen daher nicht richtig.

Ein guter, in vielen Fällen zu empfehlender Ansatz ist das Schlichtungsverfahren. Hier werden oft Lösungen erreicht, die ein weiteres Zusammenarbeiten der Parteien und einen Ausgleich der jeweiligen Interessen ermöglicht. Für den IT-Bereich gibt es hierzu die Schlichtungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI), bei der die Durchführung einer Schlichtung beantragt werden kann. Grundlage des Verfahrens ist eine vorgegebene Schlichtungsordnung. Als Schlichter werden im Regelfall ein erfahrener IT-Jurist und ein IT-Sachverständiger bestellt. Ein solches Schlichtungsteam bietet den Vorteil, dass der Sachverhalt sowohl in rechtlicher als auch in fachlich technischer Sicht aufgearbeitet wird. Die Mitwirkung eines IT-Sachverständigen ist häufig auch deshalb von großem Vorteil, weil dieser in der Lage ist, pragmatische Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Durchführung des Verfahrens ist freiwillig. Jede Partei kann jederzeit aussteigen. Sofern keine einvernehmliche Lösung gefunden wird, kann das Schlichtungsteam einen Schlichtungsspruch fällen, wobei die Parteien entscheiden, ob Sie diesen annehmen oder nicht. Die Erfahrung zeigt, dass ein Schlichtungsspruch häufig nicht erforderlich ist, weil sich die Parteien schon bereits weit vorher auf eine Lösung verständigt haben.

Es gibt verschiedene Wege zur Schlichtung: Zum einen kann im IT- Vertrag eine Schlichtungsklausel vereinbart werden. Ein Muster für eine solche Schlichtungsklausel findet sich auf der Website der DGRI-Schlichtungsstelle. Auch ohne eine solche Klausel können aber beide Parteien jederzeit die Schlichtungsstelle anrufen. Weitere Informationen zur DGRI Schlichtungsstelle, zur Schlichtungsordnung und zum Verfahren finden Sie hier: https://www.dgri.de/17/Schlichtungsstelle-IT.htm

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